{"id":2020,"date":"2024-01-16T14:35:39","date_gmt":"2024-01-16T13:35:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/?p=2020"},"modified":"2024-12-09T14:36:07","modified_gmt":"2024-12-09T13:36:07","slug":"tribunale-di-brescia-ordinanza-del-16-gennaio-2024-n-60-procedimento-cautelare-azione-di-contraffazione-marchi-marchi-di-forma-marchi-non-registrati-e-marchi-registrati-f","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.obgc.unibs.it\/osservatorio\/index.php\/2024\/01\/16\/tribunale-di-brescia-ordinanza-del-16-gennaio-2024-n-60-procedimento-cautelare-azione-di-contraffazione-marchi-marchi-di-forma-marchi-non-registrati-e-marchi-registrati-f\/","title":{"rendered":"Tribunale di Brescia, ordinanza del 16 gennaio 2024, n. 60 \u2013 procedimento cautelare, azione di contraffazione, marchi, marchi di forma, \u00a0marchi non registrati e marchi registrati, \u00a0fumus boni iuris e periculum in mora della contraffazione, atti di concorrenza sleale"},"content":{"rendered":"
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Differentemente dai marchi registrati, per i quali vale la presunzione di validit\u00e0 (presunzione comunque superabile mediante prova dell\u2019invalidit\u00e0), per i marchi di fatto \u00e8 onere della parte che ne invoca la tutela allegare specificamente e dimostrare la validit\u00e0 del segno, dimostrandone il carattere distintivo e i tratti di novit\u00e0 e di originalit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Con riguardo ai marchi di forma non registrati, l\u2019individuazione del carattere distintivo, della novit\u00e0 e della originalit\u00e0 deve essere specifica, non potendosi ritenere assolto il relativo onere probatorio nel caso in cui la parte intenda fondare la propria pretesa sul mero esame visivo delle immagini raffiguranti il prodotto allegate nella documentazione offerta in giudizio.<\/p>\n\n\n\n

Deve escludersi la sussistenza di una capacit\u00e0 distintiva \u201cintrinseca\u201d nelle forme comuni, non originali in s\u00e9 n\u00e9 nuove.<\/p>\n\n\n\n

Come recentemente affermato dalla giurisprudenza, \u00abPu\u00f2 essere registrato e tutelato come marchio di forma quel prodotto la cui pubblicizzazione e commercializzazione ne abbiano favorito la diffusione tra il pubblico al punto da comportare la generalizzata riconducibilit\u00e0 di quella determinata forma dell’oggetto ad una specifica impresa, consentendo l’acquisto, tramite il c.d. \u201csecondary meaning<\/em>\u201d, di capacit\u00e0 distintiva del marchio che ne era originariamente privo\u00bb (cfr. Cass. n. 30455\/2022).<\/p>\n\n\n\n

Sussiste \u201csecondary meaning\u201d <\/em>quando \u00ab[\u2026] il marchio, in origine sprovvisto di capacit\u00e0 distintiva per genericit\u00e0, mera descrittivit\u00e0 o mancanza di originalit\u00e0, acquisti tale capacit\u00e0 in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato\u00bb (cfr. Cass. n. 53\/2022). L\u2019acquisto del carattere distintivo tramite il \u201csecondary meaning\u201d <\/em>pu\u00f2 essere desunto da elementi indiziari, quali indagini demoscopiche, sempre che \u00abalmeno una frazione significativa del pubblico destinatario identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come provenienti da un’impresa determinata\u00bb (cfr. Trib. I gr. CE, 2 luglio 2009, T-414\/07; analogamente Corte Giust. CE, 4 maggio 1999, C-108\/97).<\/p>\n\n\n\n

Configurano elementi indiziari anche le campagne pubblicitarie svolte e gli investimenti pubblicitari effettuati, relativamente ai quali \u00e8 onere della parte fornire allegazioni specificamente riferibili ai prodotti contraddistinti dai marchi dei quali si invoca tutela.<\/p>\n\n\n\n

Relativamente ai marchi registrati, ai fini della decadenza dai diritti sul segno per volgarizzazione (art. 26 c.p.i), la presenza sul mercato di prodotti aventi forme del tutto analoghe a quelle dei prodotti contraddistinti dai marchi di cui si invoca tutela \u00e8 un dato di per s\u00e9 neutro.<\/p>\n\n\n\n

Nell’ambito di un giudizio cautelare instaurato nell\u2019ambito di un\u2019azione di merito tesa ad accertare la contraffazione di marchi <\/a>registrati, ricorre il \u201cfumus<\/em>\u201d della contraffazione ai sensi dell\u2019art. 20, c.1, lett. b) c.p.i. non solo in caso di esatta riproduzione della forma, ma anche quando la stessa presenti un elemento inidoneo a conferire al prodotto un\u2019impressione radicalmente differente rispetto a quella conferita dal segno oggetto di privativa, qualora tale elemento sia tradizionalmente irrilevante per il consumatore di riferimento.  <\/p>\n\n\n\n

Nell’ambito di un giudizio cautelare instaurato nell\u2019ambito di un\u2019azione di merito tesa ad accertare la contraffazione di marchi registrati sussiste il \u201cpericulum in mora\u201d <\/em>quando l\u2019interferenza censurata sia suscettibile di arrecare un pregiudizio al titolare del marchio in termini di svilimento dello stesso, in particolare laddove si consideri che i prodotti oggetto della contraffazione sono venduti a prezzi inferiori. Tale pregiudizio, suscettibile di assumere portata maggiore nelle more del giudizio di cognizione piena, non \u00e8 adeguatamente ristorabile per equivalente.<\/p>\n\n\n\n

La sussistenza del \u201cpericulum in mora\u201d<\/em> non \u00e8 esclusa dall\u2019inerzia protratta dal titolare del marchio nell\u2019esercizio giudiziale delle sue ragioni, n\u00e9 dalla prolungata coesistenza sul mercato dei prodotti delle rispettive imprese, essendo dirimente in proposito l\u2019imminenza del pericolo insita nell\u2019attualit\u00e0 della produzione e commercio in violazione delle privative registrate. Tali circostanze rilevano, invece, nella modulazione temporale delle misure cautelari concesse, dovendosi accordare al resistente, compatibilmente con le esigenze cautelari, tempi ragionevoli per adeguare al provvedimento la sua organizzazione produttiva e commerciale in modo tempestivo, e possono eventualmente rilevare altres\u00ec in termini di riduzione del danno cagionato.<\/p>\n\n\n\n

In tema di illeciti concorrenziali, il divieto di imitazione servile ai sensi dell\u2019art. 2598, n.1 c.c. tutela l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, giacch\u00e8 l’imitazione servile dei prodotti altrui che non integri violazione di diritti di privativa industriale pu\u00f2 configurare atto di concorrenza sleale soltanto quando riguardi elementi estrinseci e formali dei prodotti stessi, che abbiano idoneit\u00e0 individualizzante.<\/p>\n\n\n\n

In tema di imitazione servile non \u00e8 idonea a ingenerare confusione la presenza, sulle confezioni dei prodotti, di marchi denominativi e figurativi radicalmente differenti che non condividano con i marchi oggetto di privativa n\u00e9 il nucleo concettuale, n\u00e9 alcun aspetto fonetico, stilistico o grafico significativo.<\/p>\n\n\n\n

Ricorre appropriazione di pregi, ai sensi dell\u2019art. 2598, n. 2 c.c., quando un\u2019impresa, in forme pubblicitarie, attribuisca ai propri prodotti qualit\u00e0 non possedute, ma appartenenti ai prodotti dell\u2019impresa concorrente.<\/p>\n\n\n\n

\u00c8 da ricondursi all\u2019art. 2598 n. 3, stante l\u2019utilizzo di mezzi non conformi alla lealt\u00e0 commerciale suscettibile di danneggiare l\u2019azienda altrui, il cd. \u201cagganciamento parassitario\u201d, fattispecie che pu\u00f2 realizzarsi mediante l\u2019utilizzo di un packaging<\/em> che, sotto il profilo estetico, \u00e8 del tutto simile a quello utilizzato per prodotti omologhi (ad esempio per combinazione di forma e di ingredienti) maggiormente noti, e quindi idoneo ad evocare il ricordo dell\u2019immagine della confezione e del prodotto a marchio altrui, pubblicizzati a livello nazionale.<\/p>\n\n\n\n

In tema di agganciamento parassitario, il vantaggio ingiusto ottenuto dal concorrente consiste nel realizzare un significativo risparmio in termini di investimenti necessari per accreditare autonomamente e commercializzare i propri prodotti sul mercato; a tale vantaggio corrisponde per l\u2019impresa concorrente un indebito svantaggio, individuabile nella frustrazione dei suoi investimenti (produttivi, di marketing<\/em>, pubblicitari), nella potenziale erosione di una quota di mercato in ragione dei prezzi pi\u00f9 convenienti praticati dalla concorrente (condizione resa possibile anche grazie al risparmio conseguito, riconducibile ad un atteggiamento commerciale di tipo parassitario), nonch\u00e9, potenzialmente, in uno svilimento dei suoi marchi.<\/p>\n\n\n\n

Principi espressi nell\u2019ambito di un giudizio cautelare funzionale ad un giudizio di merito volto ad accertare la contraffazione di marchi registrati e non registrati, instaurato da una societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti alimentari, volto ad ottenere l\u2019inibitoria di asseriti illeciti contraffattori e di concorrenza sleale (per imitazione servile, appropriazione di pregi e agganciamento parassitario).<\/em><\/p>\n\n\n\n

Sent. 16.01.2024 n. 60<\/a>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n

(Massime a cura di Vanessa Battiato)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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