L’utilizzo di un segno simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini integra la contraffazione del marchio se a causa della somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, secondo quanto disposto dall’art. 20, lett. b), c.p.i.

Il principio in questione è stato espresso nell’ambito di un’azione di accertamento di contraffazione di un marchio registrato e della sussistenza di atti di concorrenza sleale.

(Massima a cura di Cristina Evanghelia Papadimitriu)

L’art. 1591 c.c., non rappresenta un principio generale, almeno riferibile ai beni immateriali, poiché manca una pluralità di norme dalle quali potrebbe emergere l’esistenza di una norma generale che le accomuna. Inoltre, tale norma non può trovare applicazione analogica al contratto di licenza d’uso di un marchio per due ragioni principali. In primo luogo, nel contratto di licenza d’uso, che riguarda lo sfruttamento di diritti economici su beni immateriali, manca la ratio del contratto di locazione o affitto, che richiede la restituzione della cosa materiale come presupposto per concedere il diritto di sfruttamento, ben potendo coesistere l’utilizzo del medesimo bene immateriale contemporaneamente in capo a più soggetti. In secondo luogo, l’applicabilità analogica dell’art. 1591 c.c. è ammissibile solo quando la fattispecie non è disciplinata da una norma specificamente prevista, purché non sussista incompatibilità con la normativa speciale. (cfr. Cass. n. 2306/200). Nel caso del contratto di licenza d’uso, l’ordinamento fornisce una tutela speciale contro l’utilizzo non autorizzato del marchio. 

In particolare, nel contratto di licenza d’uso, avente ad oggetto lo sfruttamento di diritti economici su beni immateriali, al fine di impedire che l’utilizzo della privativa industriale si protragga, in modo non autorizzato, oltre i termini in cui lo sfruttamento è consentito, è prevista la possibilità per l’avente diritto di promuovere l’azione inibitoria ovvero l’azione risarcitoria ex art. 125 c.p.i. 

Principi espressi nell’ambito del giudizio promosso dal fallimento di una società a responsabilità limitata, che ha convenuto in giudizio una società per azioni lamentando l’inadempimento negoziale del contratto di licenza d’uso e l’utilizzo indebito di segni identici o simili a quello oggetto di privativa. In particolare, a fondamento della propria domanda, l’attrice deduceva di essere divenuta titolare del marchio a seguito della modifica dell’accordo di licenza d’uso, riconoscendo alla società convenuta l’esclusiva nello sfruttamento del marchio per una durata di dieci anni, verso pagamento di royalties.

(Massime a cura di Simona Becchetti)

Solo colui che si vanta avente diritto alla registrazione può contestare la titolarità del marchio in capo a colui che lo ha originariamente registrato. Analogamente, la registrazione del trasferimento del marchio può essere contestata solo da colui che prova di esserne titolare.

Il fatto che determinati negozi giuridici siano conclusi al fine di eludere le ragioni dei creditori, non costituisce una causa di nullità dei contratti stessi ma, al più, motivo di revocatoria.

La scadenza di uno (solo) dei (molteplici) marchi che declinano, o ricomprendono, un determinato nome non determina la dismissione di tutti i marchi connessi a quel nome, ad opera del soggetto titolare di altri marchi che declinano lo stesso termine.

Non costituisce “preuso” di un marchio, ossia l’utilizzo di un marchio non registrato prima della sua registrazione ad opera di terzi, il suo impiego non per contraddistinguere i propri prodotti ma in ragione di licenza o su autorizzazione della licenziante. Infatti, per “preuso” bisogna intendersi l’utilizzo di un marchio come segno distintivo dei propri prodotti o servizi e, non di quelli di terzi.

Principi espressi nell’ambito di un procedimento volto a far accertare e dichiarare la contraffazione di marchi d’impresa con conseguente richiesta di ordine di inibitoria, condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione della sentenza.

(Massime a cura di Edoardo Compagnoni)

Per
ravvisare l’esistenza di un rapporto di concorrenza fra due imprenditori è
sufficiente la configurabilità di un’area di interferenza tra attività dagli
stessi svolte, non essendo necessaria la totale sovrapponibilità tra le
medesime.

La
valutazione della capacità distintiva di un segno registrato come marchio va
effettuata sulla base della percezione che di esso abbia il pubblico
destinatario dei prodotti o dei servizi contraddistinti, sicché un marchio
descrittivo, costituito da segni denominativi privi di capacità distintiva, può
essere considerato valido quando, a seguito del consolidarsi del suo utilizzo
sul mercato, risulti aver acquisito nel tempo una sua capacità distintiva
(conf. Cass. n. 8119/2009).

La
prova dell’acquisizione del secondary meaning può essere fornita non
solo per il tramite di apposita indagine demoscopica, ma anche mediante altri
elementi indiziari osservati nel loro complesso (campagne promozionali e
pubblicitarie realizzate dal titolare del segno, numero di visitatori del sito
internet, numero di operatori del settore con i quali l’operatore collabora sin
dall’inizio dell’attività).

In
caso di utilizzo indebito della componente denominativa del marchio di un
concorrente, integrante anche nucleo essenziale della denominazione sociale e
del nome a dominio di questo, anche laddove i segni distintivi non abbiano
assunto, con l’uso prolungato nel tempo e la rinomanza notoriamente acquisita,
i connotati di un marchio “forte”, si deve escludere che scarsi elementi di
differenziazione, di per sé privi di adeguato valore individualizzante,
aggiunti al nucleo fondamentale dei segni distintivi altrui siano idonei a
svolgere funzione di diversificazione.

Ai
sensi dell’art 22 c.p.i., che sancisce il principio dell’unitarietà dei diritti
sui segni distintivi, può costituire violazione dei diritti esclusivi spettanti
al titolare di un marchio registrato l’uso da parte di un terzo di un segno
identico o simile a detto marchio come ditta, denominazione, ragione sociale,
nome a dominio o insegna in presenza di un rischio di confusione che può
consistere anche in un rischio di associazione, ovvero, in caso di marchio
rinomato, allorquando l’uso contestato dia luogo ad un pregiudizio per il
titolare del marchio o a un indebito vantaggio per l’utilizzatore del segno.

A
prescindere da specifiche violazioni di diritti di esclusiva ex artt. 12, 20 e
22 c.p.i., si ritengono integrate le fattispecie di concorrenza sleale di cui
all’art 2598, nn. 1 e 3, c.c. qualora l’elevato grado di somiglianza tra i
segni utilizzati dalle imprese concorrenti generi da un lato, il rischio di
associazione tra le stesse in termini di confusione circa l’origine
imprenditoriale dei servizi da queste offerti e, dall’altro, determini
l’indebito sfruttamento del valore attrattivo dei segni dell’impresa di più
antica costituzione e, di riflesso, della notorietà della stessa.

Nell’ambito di un procedimento
cautelare per ottenere la tutela dei propri diritti di esclusiva, in punto
di  periculum in mora  le ragioni di urgenza vanno ravvisate nella
persistente utilizzazione da parte della resistente dei segni distintivi in
titolarità della ricorrente all’interno del proprio marchio, della propria
denominazione sociale e del domain name dalla stessa registrato, nonché
nel pregiudizio di natura economica – da apprezzarsi necessariamente in termini
delibativi e probabilistici – collegato all’indebito sfruttamento degli
investimenti della ricorrente. Tali condotte lesive, infatti, possiedono una
intrinseca attitudine a sviare la clientela della ricorrente e a cagionare di
conseguenza a quest’ultima un danno di difficile quantificazione e riparazione.
Inoltre, la pericolosità di tali condotte è aggravata dalla promozione dei
propri servizi tramite web, che consente per sua natura di raggiungere
in breve tempo un numero indefinito di consumatori.

Principi
espressi in sede di accoglimento di un ricorso promosso in via cautelare ex
artt. 131 e 133 c.p.i., 700 c.p.c. e 2564 c.c. da una società attiva nel
settore della pubblicità legale delle procedure esecutive e fallimentari per
ottenere nei confronti di una concorrente la tutela dei propri diritti di esclusiva
sul segno di cui è titolare, registrato come nome a dominio e integrante
componente denominativa del proprio marchio italiano ed europeo, nonché nucleo
essenziale della propria denominazione sociale.

(Massime
a cura di Giorgio Peli)

Dal punto di vista metodologico, l’esame comparativo tra segni distintivi asseritamente identici o similari deve essere condotto non già mediante l’analisi parcellizzata dei singoli elementi di valutazione, ma in via unitaria e sintetica, attraverso un apprezzamento complessivo che tenga conto degli elementi dotati di capacità evocativa.

Ai fini della valutazione della confondibilità fra segni in conflitto il normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato deve essere parametrato allo specifico settore merceologico nel quale le imprese operano, ben potendosi ritenere quale consumatore medio di riferimento un consumatore qualificato, la cui diligenza e avvedutezza siano tali da ritenere che non si presenti in concreto un rischio di confusione o di associazione tra i rispettivi segni. 

Principi espressi dal Tribunale che, in accoglimento del reclamo, ha revocato l’ordinanza con la quale era stato inibito l’utilizzo di segni per presunta contraffazione di marchi comunitari (oggi marchi dell’Unione europea) registrati. 

In particolare è stato affermato che, pur potendosi ravvisare somiglianze non marginali tra i rispettivi segni, sia sotto il profilo grafico, che fonetico, simili analogie non investono la portata evocativa complessiva dei rispettivi segni, attenendo esse a profili funzionali ancillari privi di originalità e distintività. Il collegio ha precisato che ad una valutazione globale, ipoteticamente condotta dal consumatore medio sulla scorta della percezione visiva, i grafemi risultavano tra loro eterogenei e a livello semantico i claims dei segni veicolavano concetti differenti, in quanto il primo,sarebbe stato volto ad esprimere un messaggio di tipo esortativo, tipo slogan, mentre il secondo si sarebbe limitato a richiamare alla mente del pubblico il profilo della provenienza “creativa” del prodotto. 

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

La
limitazione del brevetto, finalizzata a consentire al titolare di mantenerlo in
vita a fronte di una probabile pronuncia di nullità, può operare qualora il
titolare del brevetto provveda, ai sensi dell’art 79, comma 3 c.p.i., a
sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio di nullità, una
riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto
della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la
protezione conferita dal brevetto concesso. Tale riformulazione richiede, come
prevede l’art. 79, 1° co., c.p.i., una nuova descrizione e una rimodulazione
delle rivendicazioni da parte del titolare del brevetto che non può essere
compiuta d’ufficio, specie nel caso in cui, accertata la nullità dell’unica
rivendicazione indipendente, non è possibile formulare un ambito di protezione
alternativo e valido per le rivendicazioni dipendenti, combinate con la prima.
In assenza di un’istanza di limitazione ex art. 79, 3° co., c.p.i., che
permetta al titolare di prendere posizione in merito all’oggetto residuale
della tutela, il tribunale, pronunciata la nullità della rivendicazione
indipendente, non potrebbe procedere in via autonoma all’accertamento della
validità parziale delle rivendicazioni dipendenti.

Principi
espressi nell’ambito di un procedimento volto a far accertare e dichiarare la
contraffazione di brevetti per invenzioni industriali con conseguente richiesta
di ordine di inibitoria, condanna al risarcimento dei danni e pubblicazione
della sentenza.

(Massime
a cura di Giorgio Peli)