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Tribunale di Brescia, sentenza del 28 dicembre 2023, n. 3416 – registrazione della denominazione, marchio, concorrenza sleale

In materia di società di capitali, l’imprenditore che per primo adotti una determinata denominazione sociale acquista il diritto all’uso esclusivo della stessa, con conseguente obbligo di differenziazione per chi, successivamente, utilizzi una denominazione uguale o simile idonea a generare un rischio di confusione.

Quando due società assumono la medesima denominazione sociale, il conflitto tra le stesse deve essere risolto sulla base del criterio temporale dell’anteriorità nella registrazione della denominazione sociale nel registro delle imprese. A tal proposito, non assume rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest’ultima coincida con il cognome di uno di tali soci (cfr. Cass. n. 13921/2021).

La domanda risarcitoria per gli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. deve comprendere gli elementi puntuali per quantificare il danno asseritamente subito. Il fatto che la società concorrente abbia assunto la stessa denominazione e operi nel medesimo mercato non è sufficiente a tali fini.

Princìpi espressi nell’ambito di un giudizio di merito promosso da una società a responsabilità limitata al fine di sentire accertare e dichiarare che l’utilizzo, da parte della convenuta, della medesima denominazione sociale costituiva una violazione di quanto previsto dall’art. 2569 c.c.

In particolare, l’attrice chiedeva – oltre al ritiro ed al sequestro dal commercio di tutti i prodotti della convenuta recanti il segno in oggetto – il cambio della denominazione sociale, l’inibitoria dell’utilizzo del segno oggetto di marchio registrato nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della condotta di contraffazione.

(Massime a cura di Edoardo Compagnoni)




Tribunale di Brescia, sentenza del 25 settembre 2023, n. 2378 – atti di concorrenza sleale, concorrenza parassitaria, concorrenza parassitaria c.d. diacronica e c.d. sincronica

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, l’art. 2598, n. 1, c.c. identifica come atti di concorrenza sleale, tra gli altri, l’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, ovvero l’imitazione servile di prodotti di un concorrente; individua, infine, un’ipotesi, avente valore residuale, che consiste nel compimento, con qualsiasi altro mezzo, di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente. Detta clausola consente di accordare tutela ad una varietà di fattispecie non singolarmente identificate, tra le quali può essere menzionata quella dell’imitazione di materiale pubblicitario altrui, dell’utilizzo nei propri depliant e sito internet di fotografie con la medesima inquadratura e disposizione dei prodotti usati dal concorrente e con medesime frasi pubblicitarie nonché l’imitazione di parte dei contenuti del sito internet e delle modalità di presentazione dei servizi del concorrente attraverso i social network.

Va esclusa la concorrenza sleale confusoria ex art. 2598, n. 1, c.c. nel caso in cui i marchi figurativi di due imprese concorrenti siano formati da segni distintivi in gran parte diversi, scritti in modalità grafiche e stilistiche differenti e accompagnati da disegni dalle forme geometriche difformi, e siano accomunati unicamente da un segno denominativo rappresentato dalla denominazione generica dei prodotti contraddistinti.

La concorrenza c.d. parassitaria è una forma di concorrenza sleale riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2598, n. 3, c.c., che consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti, ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (Cass. n. 25607/2018; Cass. n. 22118/2015). Tale comportamento si manifesta tramite una pluralità di atti che, considerati isolatamente, possono anche essere, in sé, non illeciti, ma che, presi nel loro insieme, lo diventano in quanto rappresentano la continua e ripetuta imitazione delle iniziative del concorrente e, quindi, lo sfruttamento sistematico del lavoro e della creatività altrui attraverso una molteplicità di azioni – o un comportamento globale – poste in essere contemporaneamente (Cass. n. 9387/1994). Una simile imitazione delle altrui proposte commerciali può, inoltre, considerarsi illecita esclusivamente se messa in atto a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (concorrenza parassitaria c.d. diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (concorrenza parassitaria c.d. sincronica), con la precisazione che, per “breve”, deve intendersi sia quell’arco di tempo durante il quale l’ideatore della nuova iniziativa ha ragione di attendersi utilità particolari dal lancio della novità in termini di incassi, pubblicità e avviamento, sia il periodo durante il quale l’iniziativa è considerata tale dai clienti e si impone, quindi, alla loro attenzione nella scelta del prodotto. Ciò in quanto il nostro ordinamento accorda tutela alla creatività esclusivamente per un tempo determinato, ossia fin quando l’iniziativa possa considerarsi originale, conseguentemente allorquando l’originalità viene meno, ovvero quando quel determinato modo di produrre e/o di commerciare è divenuto patrimonio ormai comune di conoscenze e di esperienze di quanti operano nel settore, l’imitazione non costituisce più un atto contrario alla correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l’altrui azienda (Cass n. 25607/2018; Cass. n. 13423/2004).

Princìpi espressi nell’ambito di un giudizio instaurato da una società a responsabilità limitata operante nel settore del commercio di alimenti e bevande alcoliche e non alcoliche volto a far accertare che diverse condotte, riferibili ad un’impresa concorrente, costituivano atti di concorrenza sleale, così da ottenere, per l’effetto, l’inibitoria di tali comportamenti, oltre al risarcimento del danno subito ed alla pubblicazione della sentenza. 

(Massime a cura di Giulio Bargnani)




Tribunale di Brescia, sentenza del 12 ottobre 2023, n. 2584 – società a responsabilità limitata, concorrenza, clausola di restrizione della concorrenza, trasferimento di partecipazioni sociali

Alla luce di una interpretazione secondo buona fede del divieto di concorrenza, previsto in una clausola contenuta in un contratto per l’ipotesi di trasferimento della partecipazione sociale e cessazione del ruolo attivo all’interno della società, la manifestazione dell’impegno alla pronta cessazione dell’attività concorrenziale, seguita dalla immediata messa in liquidazione volontaria e cancellazione dal Registro delle Imprese della società concorrente, rappresenta idonea correzione alla violazione anche laddove siano superati i termini stabiliti dalla clausola, purché le tempistiche siano coerenti, tenuto anche conto del periodo feriale, con il pronto adeguamento alla richiesta.

La mancata chiusura del sito web non costituisce prova della continuazione “de facto” dell’attività di impresa ad opera della società cancellata.

Principi espressi in caso di rigetto della domanda promossa da una società volta ad ottenere, a seguito del trasferimento della partecipazione sociale e delle dimissioni dalla carica di consigliere da parte del convenuto, la condanna di quest’ultimo al pagamento della penale pattuita per la violazione del divieto di concorrenza.

(Massime a cura di Vanessa Battiato)




Sentenza del 22 gennaio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail)
costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo
di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni
meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e
delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne
disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (conf. Cass. n.
11606/2018). Tale disconoscimento tuttavia deve essere chiaro, circostanziato
ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti
la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (conf. Cass. n.
19155/2019).

I requisiti ai fini della protezione delle
informazioni aziendali possono essere così puntualizzati: a) novità, in
quanto l’informazione non deve essere generalmente nota ovvero agevolmente
accessibile da terzi; b) valore economico, idoneo ad attribuire un
vantaggio competitivo, che viene meno laddove l’informazione sia resa pubblica,
con la precisazione che tale requisito presuppone l’effettuazione di uno sforzo
economico per ottenere (ovvero duplicare) tali informazioni; c)
segretezza, intesa come sottoposizione delle informazioni a misure
ragionevolmente adeguate alla protezione, di ordine fisico (es. password)
e giuridico (es. non disclosure agreement), con la precisazione che la
segretezza non equivale ad una assoluta inaccessibilità (condizione, peraltro,
di difficile se non impossibile verificazione), bensì presuppone che
l’acquisizione delle informazioni segrete richieda da parte del terzo non
autorizzato sforzi non indifferenti, con la conseguenza che non possono essere
tutelate informazioni soggette, per loro natura ovvero in ragione di altre
circostanze, a diffusione incontrollata o incontrollabile.

Il difetto di allegazione in punto di
descrizione del know-how asseritamente sottratto è tale da precludere
non soltanto la concessione della tutela ex art. 98 c.p.i., ma finanche
la stessa identificazione delle informazioni riservate di cui si lamenta
l’altrui sfruttamento.

I principi sono stati espressi nel giudizio
promosso da una s.n.c. operante nel settore della carpenteria meccanica nei
confronti di una s.r.l. concorrente e dei due ex dipendenti, attuali soci e
amministratori della società concorrente convenuta. In particolare, parte
attrice lamentava la commissione a propri danni dei seguenti atti di
concorrenza sleale: i) lo sfruttamento indebito di
know-how tecnico (disegni e progetti) e
commerciale (tempi, offerti, prezzi) da parte degli ex dipendenti, già assunti
come impiegati tecnici, attuato mediante la sottrazione dei
file
contenuti nella casella aziendale
dropbox, finalizzato ad agganciare la
clientela dell’attrice; ii) lo sviamento di clientela, posto in essere in
costanza di rapporto di lavoro. Alla luce delle suddette circostanze, la
società attrice chiedeva l’inibitoria delle condotte anticoncorrenziali
descritte, con fissazione di penale per l’eventuale violazione e pubblicazione
del provvedimento, oltre che il risarcimento dei danni subiti.

(Massime a cura di Marika Lombardi)




Sentenza dell’1 giugno 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

L’interesse ad agire per la declaratoria di nullità di un titolo brevettuale altrui non può essere identificato in un mero interesse al rispetto della legalità di cui un qualsiasi soggetto si affermi titolare. Deve piuttosto ribadirsi che l’esperimento della domanda di nullità di una privativa industriale mira ad eliminare un titolo ostativo al libero esercizio dell’attività di impresa e, laddove esso sia effettivamente nullo, alla rimozione degli effetti ad esso connessi con la correlativa possibilità di condurre liberamente quella l’attività nel campo ricoperto dal titolo brevettuale dichiarato nullo (conf. Trib. Milano n. 10518/2015).

Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 122 c.p.i., l’interesse ad agire non può essere costituito da un interesse di mero fatto, non assistito dai requisiti di concretezza ed attualità, che sono comunemente richiesti dall’ordinamento affinché possa ritenersi integrata l’apposita condizione, che giustifica l’ammissibilità di una domanda di accertamento quale è per l’appunto la domanda di accertamento dell’invalidità di una privativa altrui. 

Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 122 c.p.i., deve ritenersi che l’interesse ad agire difetta quando l’attore promuove un’azione soltanto al fine di scongiurare l’eventualità di ulteriori e futuri procedimenti e la domanda di nullità dei titoli brevettuali avanzata dall’attrice è sorretta esclusivamente da generiche ed astratte esigenze di certezza dei rapporti tra le due imprese, non ponendosi, in concreto, il problema di dover eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, in ordine alla portata di diritti e obblighi delle parti rispetto ai titoli brevettuali oggetto di censura. 

Principi espressi dichiarando il difetto di interesse ad agire della società in relazione alle domande proposte volte alla declaratoria di nullità di due brevetti di titolarità della società convenuta e dei quali l’inventore era stato il legale rappresentate della prima. La società attrice, non avendo allegato possibili profili di interferenza potenziale tra i manufatti realizzati dalla stessa e l’oggetto dei brevetti della convenuta, non ha, conseguentemente, dimostrato come i diritti vantati sui titoli brevettuali potessero costituire un ostacolo attuale e concreto al libero esercizio della propria libertà imprenditoriale.

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)




Sentenza dell’11 dicembre 2018, n. 3360 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

La protezione accordata dall’ordinamento ai modelli non registrati ha, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento CE n. 6/2002, una durata circoscritta all’arco temporale dei tre anni decorrenti dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta. Tale protezione assicura al titolare del modello non registrato il diritto di vietare la commercializzazione di prodotti che riproducano il modello tutelato soltanto qualora l’utilizzazione contestata sia derivata dalla copiatura del modello oggetto di protezione. Ipotesi, questa, che non ricorre qualora si tratti di un’opera creativa realizzata in modo indipendente da un terzo e si possa ragionevolmente ritenere che costui non conoscesse il disegno o modello del titolare.

Non è tutelabile il modello comunitario non registrato che sia privo di carattere individuale. Tale requisito ricorre nel caso in cui, alla stregua di un giudizio sintetico, l’utilizzatore tragga dall’osservazione del modello la fondata sensazione di un’impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi modello divulgato anteriormente. 

In relazione all’utilizzo di un determinato packaging l’imitazione servile è ipotizzabile qualora un’impresa adotti illecitamente per i propri prodotti confezioni che riprendono gli attributi estetici o le forme delle confezioni dei prodotti di un concorrente, sempre che siano dotati di capacità distintiva, in quanto idonei a ricollegare quel determinato prodotto al suo produttore.

L’appropriazione di pregi ricorre qualora un’impresa, in forme pubblicitarie, attribuisca ai propri prodotti qualità non possedute, ma appartenenti ai prodotti dell’impresa concorrente. Deve trattarsi di qualità intrinseche del prodotto oggettivamente dotate di capacità individualizzante, essendo pregi assolutamente peculiari propri del concorrente e predicati del prodotto; pertanto detti pregi non possono riguardare il packaging, dovendo riguardare piuttosto il suo contenuto, dal momento che in qualsiasi mercato la confezione di una determinata merce non è oggetto di opzione preferenziale autonoma e disgiunta dal suo contenuto, al netto della forza attrattiva dagli espedienti estetici di marketing.

Il conferimento di un premio per la categoria packaging non attesta alcuna capacità individualizzante della confezione sul mercato di riferimento, qualora la premiazione avvenga all’esito di un concorso cui partecipano soltanto gli operatori che si sono iscritti volontariamente ed escluda qualsiasi valutazione comparativa di portata generale tra prodotti del medesimo settore, idonea a individuare capacità individualizzanti da elevare a pregi di un prodotto. 

L’illecita concorrenza per agganciamento parassitario consiste in un indebito “travaso” di notorietà dal soggetto più noto a quello meno noto, circostanza che porta ad escludere sotto il profilo logico la configuarabilità di tale fattispecie nel caso in cui sia ravvisabile un travaso di notorietà anomalo, ossia dal soggetto meno noto a quello più noto. 

Principi espressi in ipotesi di rigetto della domanda di accertamento della violazione dei diritti di su un disegno o modello comunitario non registrato avente ad oggetto il packaging di prodotti alimentari, nonché́ del compimento di illeciti concorrenziali, con conseguenti richieste inibitorie e di risarcimento del danno asseritamente subito. 

Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che il modello comunitario non registrato vantato dalla società attrice fosse privo del requisito del carattere individuale e in ogni caso che la realizzazione del packaging della concorrente fosse un’opera di creazione indipendente, non lesiva dei diritti della prima. 

Il Tribunale ha escluso inoltre la configurabilità dell’imitazione servile delle confezioni dei prodotti dell’attrice in quanto le stesse risultavano essere prive di capacità individualizzante nella misura in cui le caratteristiche estetiche evocate apparivano del tutto standardizzate e prive di distintività. L’idea asseritamente creativa da cui aveva tratto origine il packaging in questione rinveniva infatti il suo nucleo centrale nell’utilizzo di sacchetti da forno comunemente impiegati per contenere il pane per commercializzare tramezzini.

È stata infine esclusa la possibilità di ravvisare nel caso di specie un’ipotesi di appropriazione di pregi o di agganciamento parassitario per l’assenza dei relativi presupposti.

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)




Ordinanza del 12 gennaio 2018 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

Integrano un illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c. la produzione e la commercializzazione di macchinari realizzati sfruttando informazioni, disegni e progetti di un concorrente.

La configurazione della fattispecie di concorrenza sleale non appare incompatibile, ai fini della concessione di una misura cautelare, con l’intervenuto fallimento della società asseritamente danneggiata, quando i comportamenti illeciti risultino idonei a frustare la fruttuosità delle aspettative liquidatorie del fallimento.

Principi espressi in ipotesi di parziale accoglimento del reclamo proposto dal curatore di una società dichiarata fallita avverso l’ordinanza che aveva rigettato le istanze cautelari formulate nei confronti del concorrente che aveva a suo dire illegittimamente sfruttato le informazioni segrete relative a progetti e disegni della fallita riguardanti macchinari industriali. Il Tribunale, dopo aver ritenuto dimostrata l’esistenza del fumus boni iuris e di un pregiudizio serio ed irreparabile al diritto riconosciuto alla curatela di monetizzare i beni immateriali della società fallita, ha inibito al resistente di immettere illegittimamente sul mercato macchinari, derivati da progetti, disegni e informazioni della fallita.

(Massima a cura di Francesco Maria Maffezzoni)




Sentenza 31 gennaio 2020 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

L’illecito concorrenziale dello storno di collaboratori presuppone l’esistenza di un’impresa che attragga le risorse umane di un soggetto concorrente e, pertanto, tale fattispecie non viene integrata qualora l’impresa concorrente nasca contestualmente alle dimissioni dei collaboratori e per loro iniziativa, pena l’indebita sovrapposizione tra il piano soggettivo (l’impresa agente) e quello oggettivo (il personale stornato) dell’illecito.

Principio espresso nel contesto di un’azione di risarcimento danni per violazione della disciplina in tema di concorrenza sleale.

(Massima a cura di Giovani Gitti)




Ordinanza del 10 gennaio 2020 – Giudice estensore: Dott. Raffaele Del Porto

Elemento essenziale del c.d. storno di dipendenti, condotta illecita riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2598, c. 1, n. 3), c.c., è l’animus nocendi, ossia la finalità di danneggiare l’altrui impresa, elemento da accertarsi in concreto avuto riguardo alle modalità, al numero ed al tipo dei prestatori d’opera stornati, così da verificare il superamento della soglia di normale tollerabilità che normalmente connota la circolazione della forza lavoro nel libero mercato concorrenziale.

Principio espresso nel contesto di un reclamo avverso all’ordinanza che rigettava la richiesta di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere l’inibitoria dell’attività asseritamente illecita dell’impresa che, in thesi, aveva compiuto lo storno di dipendenti.

(Massima a cura di Giovanni Maria Fumarola)




Sentenza del 13 settembre 2019 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi

Il giudizio sulla liceità della condotta dell’ex agente che, una volta interrotto il rapporto con la compagnia assicurativa preponente, utilizzi determinate informazioni del portafoglio clienti, acquisito in precedenza per stipulare nuovi contratti per conto della nuova compagnia assicurativa di cui ha assunto il mandato, deve muovere necessariamente dall’analisi sulla natura delle informazioni utilizzate in concreto nonché sulle modalità del loro impiego contrarie al canone di correttezza in ambito commerciale. I dati relativi al “portafoglio clienti”, infatti, possono legittimamente confluire nel patrimonio dell’agente nella misura in cui alcune di queste informazioni (ad esempio nominativi clienti, contatti), ancorché destinate ad essere utilizzate per la stipula di polizze per conto della preponente, costituiscono il risultato immediato dell’attività di procacciamento di clienti posta in essere dall’agente. 

L’ex agente assicurativo, una volta terminato il rapporto con il proprio mandante, può continuare ad esplicare, per conto proprio o di terzi, la sua attività, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel corso del precedente rapporto di lavoro, che costituiscono specifiche cognizioni acquisite in ragione dell’attività espletata con mezzi propri nel corso del tempo. 

In tema di segreto commerciale in ambito assicurativo, la mera predisposizione di modalità riservate di accesso alle informazioni asseritamente segrete contenute nei computer e nelle reti aziendali mediante password alfanumeriche – per quanto complesse – non integra una misura “adeguata” a prevenire e contrastare l’eventualità che dette informazioni vengano conosciute e utilizzate anche da soggetti terzi. Al riguardo, affinché possa predicarsi l’adeguatezza delle misure di segretezza, appare esigibile in capo a una compagnia assicurativa, l’adozione di un sistema effettivo di vigilanza e di contrasto al rischio di potenziale diffusione dei dati all’esterno, in conformità con la prassi, diffusa in imprese di questo tipo, di adottare specifiche policy in materia di protezione effettiva dei dati, laddove riservati o segreti, nonché di prevedere, a livello tecnico-organizzativo, meccanismi idonei a darvi concreta attuazione. 

Principi espressi nel rigettare l’azione proposta contro ex agenti assicurativi che avrebbero posto in essere successivamente, a mezzo di una società dagli stessi costituita, un’operazione sistematica di storno di clienti e polizze del portafoglio della ex compagnia assicurativa attraverso l’indebito sfruttamento delle informazioni commerciali segrete acquisite in precedenza e l’invio, in un arco temporale circoscritto e prossimo al recesso dal rapporto assicurativo con la precedente compagnia, di disdette delle polizze, mediante moduli prestampati pressoché identici, spesso compilati con la medesima grafia e spediti contestualmente dal medesimo ufficio postale. 

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)